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椒太郎烫菜馆:被诉专利侵权时企业的应对策略
2019-10-01 08:10:18 司考411

关键词 专利侵权 侵权评估 策略

作者简介:庄晨曦,大连理工大学盘锦校区知识产权学院,本科生。

中图分类号:D923.7                                                        文献标识码:A                        DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.08.159

一、 引言

现代商业竞争已经成为不同企业间技术的竞争。技术的权利载体——专利便成为企业间争端的焦点。近期引人注目的华为诉三星案,苹果诉高通案让我们看到了专利侵权在企业竞争间的重要作用,也促使企业准备一套完备有效的专利被诉侵权策略。

二、 总体分析评估

当收到起诉书副本后,首要任务是冷静下来,聘请有丰富经验的知识产权律师和相关机构,召集公司内部相关技术,专利,市场专家,成立一个包括企业内部相关人员、外部知识产权律师的被诉专利侵权应对团队,对当前企业专利所面临的挑战情势进行详尽的分析,并收集相关材料,保留好各种信息,准备证据。

(一)专利侵权风险评估

1.判断涉案专利是否有效

指派知识产权专业人员对涉案专利的法律状态进行调查,判断该专利是否已被授权,是否已经终止,是否已经无效。如确定涉案专利现在并不出于有效状态,则无需做进一步的评估,只需向法院说明情况。

2.判断侵权事实是否成立

判断企业相关产品或技术是否侵权,首先,应根据全面覆盖原则和等同原则,比对企业相关产品或技术与涉案专利的技术特征,判断是否相同或相似,有无争辩空间等;其次,根据禁止反悔原则,若专利权人在申请专利时为通过审核将而放弃涉案技术,则专利权人不可再就涉案技术主张专利权保护。

如果初步判断后发现涉案专利与涉嫌侵权主题或技术方案相差较大,可收集相关证据,预备进行不正当竞争之诉,等待对方的进一步动作,再做决定。若相差较小,则做进一步的评估。

3.抗辩事由分析

(1)权利瑕疵抗辩。分析涉案专利所有的主体资格、专利权权术、专利权效力是否存在瑕疵,如果存在,则收集这方面的证据,作为诉讼中的抗辩理由。

(2)不侵权抗辩。专利侵权判断的基本原则是全面覆盖原则,若上文分析结果为本企业技术或产品并不涉及侵权,则可收集相关证据作为诉讼中的抗辩理由。

(3)现有技术抗辩。现有技术是指涉案专利申请日之前已为公众所知的技术。判断涉嫌侵权技术是否属于现有技术时,一般采用类似专利授权程序中的新颖性判断原则。首先,要适用新颖性的单独对比原则,不允许将几项现有技术结合起来比对。如果一项现有技术与被控侵权技术完全一致,则现有技术抗辩成立。其次,如果被控侵权技术与现有技术存在差异,但差异可通过惯用手段的直接置换或可认定为所属技术领域的公知常识等,也应认定现有技术抗辩成立。

(4)先用权抗辩。依《专利法》规定,若在涉案专利申请之前便已制造好商品或使用相关技术,则拥有继续在原领域制造或使用的权利,即先用权,不构成专利侵权。如果企业存在这种情况,应及时收集发票,单据,生产证明等相关证据进行抗辩。

(5)合法来源抗辩。根据专利法规定,企业若能证明涉案技术或产品有合法来源,则不用承担赔偿责任。企业应当充分利用该项抗辩事由,若相关专利产品有合法来源,则应准备买卖合同、租赁合同、发票、运输单据等证明交易合法成立的证据,以备在诉讼中抗辩。

(6)合同抗辩。若存在专利权人给予本企业普通许可后又给予他人独占许可的情形,则可以普通许可实施合同作为证据进行合同抗辩。

4.寻找对方侵犯自己的专利权的行为

仔细查找分析对方是否也侵犯了自己的专利权,若有,則既可以作为筹码在谈判中使用,也可以在应诉过程中反诉对方。

(二)其他因素评估

1.探究起诉人的真实目的

知己知彼,百战不殆。对方提起诉讼一定有所求,是为保护市场地位还是为获得经济利益,是因为发现自身的产品存在侵权隐患而主动出击,以期达成专利交叉协议或者许可授权协议,还是因为遭遇竞争对手的法律行动攻势,特别是专利侵权诉讼时,所以以侵权诉讼的方式反攻。找准对方的目的,对症下药,往往会起到事半功倍的效果。

2.专利诉讼价值评估

专利诉讼决策首要考虑因素不是胜败的几率,而是可能产生的诉讼成本和收益。如果赢得专利诉讼将付出高昂的代价,或者与可能赢得的市场极度不对称,则无论诉讼成败都将是得不偿失的。

若经评估,企业有应诉的能力,也有胜诉的把握,则应当及时做好应诉准备,收集相应证据,同时向对方回函阐述己方认为不侵权的观点。

若经过评估,当前企业存在特殊情况,例如特定时期不能影响重要客户的信心或者企业正在从事其他重要法律活动,必须避免侵权诉讼的发生,则应有理有节地回应权利人,同时展开谈判,尽量在可以接受的范围内达成和解。

若经过评估,不侵权抗辩胜诉几率较高,但可能付出较大代价,例如可能因专利侵权风险而损失大量订单和和造成损失,或者引发专利战,或者法律服务成本费用远远高于和解代价,则同样不宜贸然选择进行诉讼,而应积极探寻解决问题的非诉途径。

若经过评估,发现诉讼处理代价太大,则应尽快采取非诉途径,与起诉方取得联系,进行协商谈判,以最大努力及诚意促进和谈,争取以代价最低的方式达到撤诉的目的。

3. 涉案技术或生涉案产品价值评估

如果经评估,涉嫌侵权产品或技术对于企业无足轻重,又极有可能被认定为专利侵权,且涉案专利权相对稳定,那么为了避免麻烦则应放弃使用该技术或生产该产品。

如果经评估,涉嫌侵权产品或技术是企业的关键产品/技术,又极有可能被认定为专利侵权,且涉案专利权相对稳定,那么企业应当请技术领域专业人员与专利律师对该产品或技术进行改进,力求以最低成本改变涉嫌侵权的技术特征,一劳永逸的消除企业中潜在的侵权风险。

若实在无法研究出这样一种方案,撤出相关市场又会造成极大的损失,甚至影响企业的生存,则应以最大努力与对方企业和谈,争取获得对方的专利许可。

三、应诉策略

经过上文的分析,企业应当总结出自己在目前的情形下应该选择诉讼途径还非诉途径解决被诉专利侵权问题。

(一)非诉途径

1.积极与对方接触,进行商业洽谈,争取以非诉方式解决问题。

2.在企业内部及外部收集起诉者所需要的有利于和解、谈判的专利,改变不利的局势,掌握主动权,以交叉许可,购买专利,技术互换或得到对方的专利许可的方式解决纠纷,达成和解。

3.威胁发动无效宣告。对于稳定性存在问题的涉案专利,可以事先收集可以发动宣告专利无效的相关证据,谈判时以专利无效相威胁,迫使对方作出让步,达成和解。

(二)诉讼途径

1.委托针对本专利领域的专利律师或指派企业中擅长专利技术和法律的员工研究起诉状内容和原告证据材料,收集反驳原告诉讼请求的证据,书写答辩状。

2.收集证据根据实际情况,选择上文“一、总体分析评估”中最适合当下的一条思路进行应诉并以此来收集证据。

3.主动联系重要客户,做出承诺进行安抚。一旦发生专利侵权诉讼,客户必然会对订单中的产品产生因可能的专利侵权而产生的担忧,进而取消订单。面对这种情形,企业应主动联系重要客户,对客户可能面临的侵权风险和责任请专业法律人员出具正规法律意见,对潜在的责任承担做出承诺,安抚住客户的情绪和信心,避免客户与订单大量流失,造成生产经营受到重大损失。

4.积极利用管辖权异议制度。应诉准备需要大量时间,但是在实际的诉讼程序中往往时间紧迫,从接到应诉通知书到提交证据仅有十五天至一个月。民事诉讼法规定 ,当事人在提交答辩状期间可以提出管辖权异议。法院对异议做出裁定需要时间,且针对该裁定还可以继续向上一级法院提起上诉,因此企业可以利用诉讼程序制度,向法院提出管辖异议,以此争取宝贵的应诉时间。

5.遭遇诉前禁令和诉前证据保全时及时保留企业受损的证据。现行专利法规定的侵犯专利权的诉前禁令和诉前证据保全会对被控侵权企业的正常生产经营活动造成一定的不良影响。如果事后证明采取的诉前措施错误,影响了被控侵权企业的正常生产经营活动,致使被控侵权企业在商业信誉、企业形象、品牌价值上等遭受损失,企业应当申请进行赔偿。因此,企业在遭遇诉前禁令和/或诉前证据保全时,应及时保留相应的证据,对自己遭受的损失等进行详细记录,以使自己的损失降到最小。

6.发动无效宣告。为了否定对方的专利来赢得诉讼或者为了争取时间,企业可以向专利复审委员会请求宣告涉案专利无效。企业应寻找宣告涉案专利无效的理由和相关证据,例如授权专利权利要求书没有得到说明书的支持,公开不充分,授权方案属于法律规定不授予专利权的范围等。

7.反诉对方侵权。若发现对方也侵犯了自己的权利,对方又拒绝让步妥协,可以反诉对方侵权。反诉对方侵权还可以联合上下游合作的企业共同发起,且反诉内容不限于专利侵权,还可以包括侵犯商业秘密、商标权、商号权等。

8.在诉讼过程中利用上文列举的抗辩事由进行抗辩。

9.无法证明不侵权时积极争取减少赔偿。

如果通过分析发现无法在法庭中证明相关产品或技术不侵权,那么企业应当立即着手准备尽可能降低被判赔偿的数额。最高人民法院发布的司法解释规定了专利侵权的三种计算标准,法院对于这三种计算方法可以择一适用。若当事人双方有已经达成一致的其它损失赔偿计算方法,只要公平合理,人民法院也会准许适用。另外,企业应也可以积极举证自身从专利侵权中所获的利润还没有原告要求的赔偿数额大,以此以自身非法所得而不是对方要求为根据进行赔偿。企业应当善于利用这些规定避免不应有的损失。

10.在诉讼过程中,一直与对方保持接触,积极寻求双方都可以接受的和解。

四、结语

被诉专利侵权对在企业来说无疑是一次挑战,但在挑战之中又存在着机遇。制定科学有效的企業知识产权战略和被诉侵权应对策略,可以帮助企业在被起诉后的各个环节中利用合理的时机,做出有效的应对,从而大大降低应诉的成本,提高胜诉的几率,化险为夷,避免深陷诉讼程序,影响企业未来发展。

参考文献:

[1]张蕾.浅谈企业专利侵权纠纷应对策略[J].中国发明与专利,2018(1).

[2]刘迎春.企业被诉专利侵权的应对策略[J].法制与社会,2016(10).

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